[ 張浠娟 ]——(2012-11-11) / 已閱13712次
發明和實用新型專利能否評價外觀設計專利的新穎性
張浠娟（福建力華律師事務所）
【問題】
當客戶擬就同一產品既申請發明和實用新型專利，又申請外觀設計專利時，專利代理人員必然會考慮：
發明、實用新型專利能否作為在先客體（在先設計）、抵觸申請來評價外觀專利的新穎性？
能否以申請在先公開/公告在后的發明和實用新型專利主張在先權而無效外觀專利？
博派論壇、思博論壇、其他法律網對此問題提出了各種看法，下面從專利復審委員會（以下簡稱復審委）在無效審查中對這一問題的觀點入手進行分析，然后引用法律法規及司法解釋的沿革來厘清“在先權”的概念。
【無效案例一】WX334，1993
請求人于1991年針對申請日為 1987年12月28日，授權公告日為1988年11月30日的外觀設計專利權向專利復審委員會提出無效宣告請求。
請求人的無效理由：請求人提供證據1，即申請日為1987年7月31日，公告日為1988年4月20日的實用新型專利，該實用新型專利公告文件中已載明外觀設計的造型圖，因此根據專利法（1984）第23條的規定，該外觀設計不具備新穎性。
合議組的審查決定：請求人所提供的證據1為申請在先公告在后的實用新型專利，由于專利法（1984）第23條中未規定抵觸申請破壞新穎性的情形，因此在外觀設計專利申請日前申請，又于該外觀設計申請日后公告的實用新型專利的技術方案及附圖不能抵觸外觀設計專利的新穎性，該無效宣告理由不能成立。
【無效案例二】WX878，1997
請求人于1994年針對申請日為1991年5月27日，授權公告日為1993年8月18日的外觀設計專利向復審委員會提出無效宣告請求。
請求人的無效理由：請求人提供證據1，即申請日為1991年2月5日，授權公告日為1991年7月31日的實用新型專利。請求人以申請在先公告在后的實用新型專利公開外觀專利為由，根據專利法（1984）第23條請求宣告外觀設計專利無效。
合議組的審查決定：由于專利法（1984）第23條中規定了申請日前公開或公開使用才能破壞新穎性的情形，而請求人提供的證據1雖申請在先但在外觀專利申請日之前并未公開，因此證據1不能破壞外觀專利的新穎性。
決定要點：當以一項實用新型專利作為宣告一項外觀設計專利權無效的證據時，如果該實用新型專利在這一項外觀設計專利的申請日以前已公開，那么，其說明書附圖可以作為宣告這項外觀設計專利權無效的證據。相反，在這項外觀設計專利申請日以前尚未公開的實用新型專利，其說明書附圖不能作為宣告這項外觀設計專利權無效的證據。
【分析及引申問題】
“抵觸申請”是為了避免對同樣的發明和者實用新型專利申請重復授權，從權利類型來看，雖然發明和實用新型專利權與外觀專利權為不同類型，但是外觀專利也有可能披露發明、實用新型要求保護的技術方案，進而破壞其新穎性。
但是，案例1和2中的審查決定分別從專利法（1984）第23條的兩個角度來闡述：前者從專利法（1984）第23條未規定抵觸申請破壞新穎性這一否定角度出發，后者從專利法（1984）第23條規定公開破壞新穎性這一肯定角度入手。審查決定雖并未正面解答，發明和實用新型專利不能與外觀專利互為抵觸申請，但卻表明在無效審查程序中，發明和實用新型專利作為無效證據需在外觀專利申請日前公告即作為“在先設計”才可采用。
在2000年修改后的專利法第23條中規定，授予專利權的外觀設計，不得與他人在先取得的合法權利相沖突。
在2008年修改后的專利法第23條中又規定了抵觸申請的情形，進而引出如下思考：
在實務中，申請在先公開/公告在后的發明、實用新型專利，其不能作為抵觸申請來評價外觀專利的新穎性，那能否以在先權為由無效外觀專利？
【無效案例三】WX11348，2008
請求人于2007年針對申請日為2004年11月27日，授權公告日為2005年12月14日的外觀設計專利（以下簡稱本專利）向復審委提出無效宣告請求。
請求人的無效理由：請求人在口審當庭提交新證據2，申請日為2003年8月21日，授權公告日為2005年2月16日的實用新型專利。請求人認為本專利與請求人在先的實用新型專利權（新證2）相沖突，根據專利法（2000修正）第23規定請求宣告本專利無效。
合議組的審查決定：
首先，以未提交在先權利相沖突的處理決定或者判決的屬不受理情形。關于是否需提供“決定或者判決”才屬受理情形，在專利法實施細則（2010）中修訂為“證明權利沖突的證據”；
其次，以實用新型與外觀為不同類型專利為由，認定不會發生權利沖突。關于此點可從狹義上理解，例如，他人在發明、實用新型專利的申請日前使用的，同樣的發明和實用新型專利等，這類情形雖存在權利沖突，但此類權利沖突分別適用專利法（2008）第69條第2款、第9條第1款等具體條款，并不適用第23條。
基于以上兩點，合議組對請求人關于本專利與他人在先取得的合法權利相沖突而不符合專利法（2000修正）第23條規定的主張不予支持。
【分析及引申問題】
審查決定以程序問題回避實體問題，并未正面解答實用新型專利是否屬于專利法第23條中規定的“在先權”。
那么，發明和實用新型專利是否能納入專利法（2008）第23條中規定的“他人在先取得的合法權利”中？
下面從立法背景看在先權沿革，以厘清專利法中的“在先權”的概念。
【在先權沿革】
【發布日期】2001.06.22
《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（法釋〔2001〕21號）
第十六條 專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利包括：商標權、著作權、企業名稱權、肖像權、知名商品特有包裝或者裝潢使用權等。
【發布日期】2002.12.28
《專利法實施細則》（2002修正）
第六十五條第三款之規定，以授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合法權利相沖突為理由請求宣告外觀設計專利權無效，但是未提交生效的能夠證明權利沖突的處理決定或者判決的，專利復審委員會不予受理。
【發布日期】2003.10.29
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